Известные бренды, реализующие продукцию в России с помощью дистрибьютора, при попытке сменить его нередко обнаруживают, что он зарегистрировал товарный знак, идентичный товарному знаку правообладателя или сходный с ним до степени смешения, без получения согласия на это. Более того, бывший посредник, как обладатель исключительного права на товарный знак на территории РФ, может потребовать заключения с ним дистрибьюторского или агентского договора под угрозой подачи иска о нарушении права на товарный знак в России или выплаты ему вознаграждения за отказ от такого права. Как иностранному правообладателю защитить себя в подобном случае?
Обращение в ФАС РФ
Наличие дистрибьюторского договора не дает дистрибьютору права на регистрацию товарного знака, тождественного товарному знаку иностранного производителя или сходного с ним до степени смешения, если иное прямо не предусмотрено в договоре (ст. 1229 ГК РФ). Согласие на продвижение товаров под брендом иностранного правообладателя в рамках агентских отношений, установленных дистрибьюторским договором, само по себе не является согласием правообладателя на подачу заявки на регистрацию товарного знака на имя дистрибьютора1.
На первый взгляд, самым логичным способом защиты прав иностранного правообладателя представляется обращение в Роспатент для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку дистрибьютора. Однако Роспатент не наделен компетенцией по установлению фактов злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции2.
Поэтому сначала нужно обратиться в Федеральную антимонопольную службу, а получив ее решение, подтверждающее нарушение дистрибьютором положений ст. 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», подать в Роспатент заявление об аннулировании регистрации товарного знака на основании подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.
Для признания действий дистрибьютора по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции должно быть установлено3:
- что иностранный правообладатель законно использовал соответствующее обозначение для индивидуализации производимых им товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, и это обозначение приобрело известность среди потребителей;
- дистрибьютор знал о таком использовании;
- действия дистрибьютора были направлены на получение преимуществ при ведении предпринимательской деятельности (в частности, приобретая исключительное право на товарный знак, он имел намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения);
- наличие конкурентных отношений;
- имело место причинение убытков / возможность причинения убытков иностранному правообладателю или возможность нанесения вреда его деловой репутации.
В рамках данной процедуры ФАС будет оценивать не только недобросовестность дистрибьютора на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака, но и последующее поведение по его использованию.
Дополнительным доказательством недобросовестности могут служить действия дистрибьютора, совершенные непосредственно после регистрации спорного товарного знака и направленные на воспрепятствование другим дистрибьюторам иностранного правообладателя в реализации продукции4. При этом для эффективного оспаривания предоставления товарному знаку правовой охраны необходимо признание в качестве недобросовестной конкуренции действий не только по использованию, но и по государственной регистрации товарного знака5.
Кроме того, одним из критериев привлечения дистрибьютора к ответственности за нарушение ст. 14.4 Закона о защите конкуренции является наличие конкурентных отношений между правообладателем и нарушителем исключительного права. Согласно позиции СИП по одному из аналогичных дел, отношения между иностранным правообладателем и дистрибьютором не могут быть признаны конкурентными, так как действия сторон согласованы и направлены на повышение эффективности реализации продукции6. Более убедительной представляется позиция, в соответствии с которой наличие дистрибьюторского договора между иностранным правообладателем и дистрибьютором не препятствует признанию их конкурентами, если они реализуют продукцию на одном товарном рынке7.
И все-таки можно обратиться в Роспатент…
Еще одним способом защиты своих прав является обращение напрямую в Роспатент с заявлением об аннулировании регистрации товарного знака на основании подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.
Получив отказ с разъяснением, что Роспатент не обладает компетенцией по установлению злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции, заявитель может оспорить решение Роспатента в суде. При этом суд на основании положений ст. 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе признать действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией.
В данном случае суд принимает решение о признании решения Роспатента недействительным и обязывает аннулировать регистрацию товарного знака дистрибьютора8. Преимущество такого порядка заключается в том, что суд может признать действия лица злоупотреблением правом в порядке ст. 10 ГК РФ. В отличие от ФАС суд не обязан устанавливать факт конкурентных отношений между сторонами. Более того, иностранный правообладатель вправе, минуя административный порядок, подать в суд иск о признании действий дистрибьютора актом недобросовестной конкуренции9. Положительное решение суда будет служить основанием для аннулирования регистрации товарного знака в Роспатенте.
И все же предварительное обращение в ФАС представляется более последовательным и стратегически верным шагом, поскольку этот орган, уполномоченный контролировать соблюдение антимонопольного законодательства, обладает широкими полномочиями по сбору доказательств, получению информации и проведению проверок.
Специальное основание для аннулирования регистрации товарного знака
Иностранный правообладатель может также обратиться в Роспатент и оспорить предоставление правовой охраны товарному знаку по иному основанию, нежели признание действий дистрибьютора недобросовестной конкуренцией. Речь идет о подп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, в соответствии с которым предоставление товарному знаку правовой охраны может быть оспорено и признано недействительным, если охрана предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств – участников Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (Парижской конвенции), с нарушением изложенных в этом документе требований.
Согласно статье 6-septies Парижской конвенции, «если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран [Парижского] Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право… потребовать ее аннулирования».
Для привлечения дистрибьютора к ответственности на основании подп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ нужно доказать:
- что правообладатель оспариваемого товарного знака должен быть агентом или представителем лица, подавшего возражение;
- подавшее возражение лицо должно обладать исключительным правом на товарный знак в одном из государств – участников Парижской конвенции;
- товарные знаки лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака (агента, представителя) тождественны или схожи до степени смешения.
Один из критериев привлечения дистрибьютора к ответственности на основании подп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ – наличие у иностранного производителя исключительного права на товарный знак в одном из государств – участников Парижской конвенции. При этом товарный знак должен быть зарегистрирован именно на иностранного правообладателя, а не на аффилированных с ним юридических лиц. В одном из дел суд признал необоснованной ссылку истца на наличие зарегистрированных товарных знаков у компаний, образующих группу и учрежденных одними и теми же лицами, так как на основании подп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ обращаться с возражениями вправе только лицо, обладающее исключительным правом на товарный знак10.
Согласно сложившейся судебной практике для применения ст. 6-septies Парижской конвенции наличие определенного дистрибьюторского или агентского договора не является обязательным11. Указанная статья должна также применяться к лицам, которые действовали в качестве распространителей товаров владельца знака, подавшего заявку на регистрацию тождественного или сходного товарного знака в другой стране.
Если товарный знак, зарегистрированный дистрибьютором, повторяет фирменное наименование иностранного правообладателя, у последнего появляется дополнительное основание для оспаривания. В таком случае предоставление правовой охраны может быть признано недействительным на основании подп. 1 п. 2 ст. 1512 ГК РФ в силу нарушения п. 8 ст. 1483 ГК РФ, согласно которому в отношении однородных товаров не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в РФ фирменным наименованием.
Поскольку в соответствии со ст. 8 Парижской конвенции фирменное наименование охраняется во всех странах [Парижского] Союза без обязательной регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака, фирменные наименования иностранных юридических лиц подлежат охране на территории РФ12.
Чтобы защитить исключительное право на фирменное наименование иностранного производителя, необходимо доказать:
- что такое право возникло у иностранного юридического лица до установления приоритета спорного товарного знака;
- спорный товарный знак и фирменное наименование тождественны или сходны до степени смешения;
- товары и услуги, для которых зарегистрирован спорный товарный знак и используется фирменное наименование, являются однородными.
Выбор стратегии оспаривания регистрации товарного знака
Итак, еще раз перечислим стратегии борьбы с недобросовестными дистрибьюторами:
- признание ФАС действий дистрибьютора недобросовестной конкуренцией и последующее обращение в Роспатент (с приложением решения ФАС) для аннулирования регистрации товарного знака на основании подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ;
- обращение в суд с целью признания действий дистрибьютора недобросовестной конкуренцией (принятое судом решение будет служить основанием для аннулирования регистрации товарного знака);
- обращение в Роспатент для признания предоставления правовой охраны товарного знака недействительным на основании подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ без предварительного обращения в компетентный орган (ФАС или суд), получение отказа, обжалование решения Роспатента в суде, который по собственной инициативе принимает решение о злоупотреблении правом на основании ст. 10 ГК РФ;
- обращение в Роспатент с целью признания недействительным предоставления правовой охраны товарного знака на основании подп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ или подп. 1 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.
Таким образом, если лицо обладает исключительным правом на товарный знак в одном из государств – участников Парижской конвенции, то оспаривать регистрацию товарного знака целесообразно на основании подп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ. Подобная стратегия защиты является более простой, поскольку не требует предварительного обращения в компетентный орган (ФАС или суд) для установления факта злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции в рамках отдельного разбирательства. Более того, при оспаривании регистрации по данному основанию не нужно доказывать наличия конкурентных отношений, недобросовестной цели и пр.
Если лицо не обладает исключительным правом на товарный знак в государстве – участнике Парижской конвенции (например, иностранный правообладатель не регистрировал товарный знак, или спор носит локальный характер и не затрагивает иные государства – участников Парижской конвенции), то более последовательной стратегией представляется обращение в ФАС, а затем в Роспатент с целью аннулирования регистрации товарного знака на основании подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.
Если дистрибьютор скопировал часть фирменного наименования иностранного правообладателя, можно обратиться в Роспатент для аннулирования регистрации товарного знака дистрибьютора также на основании подп. 1 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.
1. ↑Решение Суда по интеллектуальным правам от 19.11.2018 по делу № СИП-329/2017.
2. ↑Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.08.2018 по делу № СИП-499/2017; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.03.2016 по делу № А76-14348/2015.
3. ↑Пункт 9 ст. 4, ст. 14.4 Закона о защите конкуренции; Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 № СП-21/2.
4. ↑Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.11.2017 по делу № СИП-58/2017.
5. ↑Пункт 63 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
6. ↑Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2018 по делу № СИП-363/2017.
7. ↑Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.11.2018 по делу № А36-10122/2017.
8. ↑Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2014 № СП-21/2.
9. ↑Пункт 20 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства».
10. ↑Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2014 по делу № СИП-14/2014.
11. ↑См., например, Решение Суда по интеллектуальным правам от 26.12.2016 по делу № СИП-607/2016.
12. ↑Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.08.2014 по делу № СИП-435/2013; Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.09.2015 по делу № СИП-685/2014.