В декабре 2023 года Апелляционный суд Второго округа США рассмотрел апелляционную жалобу по делу Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio1. И вынес решение в пользу Vans (как и суд первой инстанции2) – признал неубедительными доводы ответчика о возможности свободного использования чужих товарных знаков для творческого самовыражения. Это дело является отличной иллюстрацией частого столкновения интересов бренда – правообладателя товарного знака и интересов творческих коллективов и художников.
Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio
О чем спорили производитель кед Vans, Inc. И творческий коллектив MSCHF Product Studio?
Vans обвинил творческий коллектив из Бруклина3 – позиционирующий себя в роли «неустанного порицателя современной потребительской культуры, заключающейся в бесконечной погоне за быстрой модой»4 – в нарушении исключительных прав на товарный знак. MSCHF выпустили в свет лимитированную коллекцию кед – в коллаборации с популярным среди молодежи хип-хоп артистом Tyga – под названием “Wavy Baby”. Дизайн кед представлял собой явную отсылку к культовой модели Vans из линейки “Old SkoolShoe” (см. Рис.1). Это и стало причиной недовольства со стороны Vans.
Источник:Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., No.22-1006 (2d Cir. 2023)
MSCHF полагали, что они права на товарный знак не нарушают, а их действия отвечают всем требованиям «добросовестного использования». Настаивали, что “Wavy Baby” – это своеобразная «пощечина общественному вкусу». Кеды Vans Old Skool являются «идеальным воплощением дихотомии элитарного и массового продукта», поэтому они и были выбраны в качестве объекта пародии. По мнению ответчика, общественные потребности в свободном выражении идей и мыслей, которые в США гарантирует Первая поправка к Конституции, должны превалировать над правом интеллектуальной собственности.
Суд остался непоколебим. И решил, что MSCHF обязаны прекратить неправомерное использование товарных знаков Vans.
В итоге, как стало известно позднее, стороны решили уладить разногласия посредством заключения мирового соглашения, согласно которому, MSCHFпризнают неправомерное использование товарного знака, принадлежащего Vans, и обязуются прекратить продажу в любой форме своих товаров “WavyBaby”и отозвать спорную продукцию из всех магазинов5.
Значение дела для практики
Данное дело примечательно прежде всего тем, что является первым после знаменитого дела JackDaniel's™ Properties, Inc. v. VIP Products LLC6,в котором Верховный Суд США подчеркнул, что «использование ответчиком, пусть даже в пародийном или критическом ключе, как предусмотрено законодательством о добросовестном использовании (fairuse)7, чужого товарного знака в качестве обозначения для собственных товаров –является нарушением исключительного права на товарный знак».
Следовательно, судебная практика по разрешению дел о так называемом «творческом использовании» товарных знаков без согласия правообладателя, которая еще только формируется, пока формируется не в пользу ответчиков.
При этом, со ссылкой на доктрину fair use все же можно попытаться возразить суду и даже привести в пример пару известных кейсов, вродеNew Kidson theBlock v. News America Pub., Inc.8 или Mattel Inc. v. Walking Mountain Productions9. Однако суду теперь надлежит тщательнее анализировать «репутацию» (goodwill)бренда и то каким именно образом и в каких целях эта репутация используется.
Если у потребителей возникает ассоциативная связь между спорными товарами ответчика и товарами правообладателя, то такое использование почти не имеет шансов быть признанным творческой интерпретацией, критическим осмыслением или пародией. Всё потому, что в таком случае под ударом оказывается также и репутация (goodwill) правообладателя, в приобретение которой он инвестировал значительные финансовые и иные ресурсы. Иначе говоря, паразитировать на чужой репутации со ссылками на fair use не получится.
Таким образом, правообладатель товарного знака всё ещё обладает широкой монополией и может пресекать практически любое использование своего товарного знака. Однако тот факт, что в судах стало появляться больше подобных споров, может быть сигналом к тому, что ситуация скоро изменится.
Как найти границы права на товарный знак?
Известно, что товарные знаки, впрочем, как и иные объекты интеллектуальной собственности, имеют определенные, пусть и не всегда очевидные, содержательные границы – то есть ограничительные барьеры, за пределами которых исключительное господство правообладателя прекращается. Существование, например, института «свободного использования» результатов интеллектуальной деятельности в России (для авторских и патентных прав) и доктрины «fair use» в США оправдывается потребностью общества в культурном обогащении и элементарном просвещении.
Однако, средства индивидуализации, в частности, товарные знаки10служат, в первую очередь, для нужд коммерции. И случаи их свободного использования поставлены в зависимость от утилитарной функции товарного знака – служить идентификатором источника происхождения товара, с которым потенциальные потребители связывают определенные ожидания и представления о качестве и иных характеристиках товара. И закономерно, что случаев свободного использования – если сравнивать с объектами авторских и патентных прав – значительно меньше.
В России нарушением прав на товарный знак не считается его использование в описательных, информационных и иных целях, несвязанных с индивидуализацией товаров, работ или услуг. Подобной позиции придерживаются и законодатель11, и суды12.
Пародийное использование чужого товарного знака, однако, очень маловероятно будет воспринято российским судом как подпадающее под вышеуказанное исключение и не влекущее нарушение прав правообладателя.
Хотя, на наш взгляд, такой подход не в полной мере отражает многогранную природу товарных знаков. Товарные знаки – непросто утилитарный инструмент для маркировки продукции. Часто они могут влиять на общественное настроение, становиться символами эпохи или каких-то явлений, служить средством выражения определенных позиций, мыслей и взглядов13. И в таком случае запретна использование чужих товарных знаков в пародийном ключе ограничивает свободу слова и самовыражения.
В российских судах споры об использовании чужих товарных знаков в произведениях искусства без согласия правообладателя в настоящее время крайне редки, что, в свою очередь, свидетельствует об отсутствии соответствующей «почвы» под ногами правоприменителей. Крайне противоречивыми представляются выводы судей в решении по делу «LOUIS VUITTON MALLETIER» против производителя соков ОАО «Нидан Соки»14.В рекламе девушка, которая пьёт рекламируемый сок и никуда не спешит противопоставляется комичной нервной пассажирке с огромными чемоданами Louis Vuitton,судорожно заталкивающей их в машину. Суд установил, что изображение в виде стилизованных цветков, которым маркированы чемоданы и женская сумка, продемонстрированные в рекламе продукции соков, сходно до степени смешения с изобразительным товарным знаком в виде стилизованных цветков, принадлежащем компании«LOUIS VUITTON MALLETIER».
Удивительно, однако, что судом в данном деле вовсе не рассматривался вопрос о характере использования товарного знака, принадлежащего модному дому. Рассчитывал ли производитель соков привлечь внимание к своей продукции, паразитируя на репутации всемирно известного модного бренда? Либо он преследовал преимущественно пародийные цели? К сожалению, этим факторам судьи не придали должного внимания, а ограничились более формальным подходом к применению нормы и обязали ОАО «Нидан Соки» прекратить неправомерное использование обозначений, принадлежащих «LOUISVUITTON MALLETIER».
На сегодняшний день использовать чужие товарные знаки и сходные с ними до степени смешения обозначения и надеяться на защиту со ссылкой на пародийный характер использования – как в России, так и в США – достаточно рисковая стратегия.
Дело Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio стало, своего рода, поворотным моментом в давно продолжающихся поисках – как теоретиков, так и практиков – о правомерности использования товарных знаков в пародийных и критических целях без согласия правообладателя. Несмотря на то, что границы «свободы самовыражения» все еще остаются размытыми, наличие зарождающейся практики по данному вопросу свидетельствует об актуальности проблемы. И о том, что суды пытаются нащупать эту границу монополии правообладателя товарного знака – особенно для неоднозначных случаев, когда сложно определить – это творческое самовыражение или все-таки нарушение исключительных прав?
Литература:
Алексейчук, А. Свободное использование товарного знака / А. Алексейчук // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2020. – № 12. – С. 53-59. – EDN SUJGXI.
Ворожевич, А. С.Недобросовестная конкуренция или злоупотребление правом при регистрации товарного знака: проблемы квалификации и способы защиты / А. С. Ворожевич, Н.В. Козлова // Lex Russica (Русский закон). – 2017. – № 5(126). – С. 70-82. –DOI 10.17803/1729-5920.2017.126.5.070-082. – EDN YSQRHR.
Зуйков, С. А. "Свободное использование" товарных знаков / С. А. Зуйков // Копирайт. Вестник Российской академии интеллектуальной собственности и Российского авторского общества. – 2022. – № 2. – С. 52-61. – EDN XPWSLK.
Право интеллектуальной собственности. Средства индивидуализации: Учебник: в 3 т. Т. 3/ под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут,2018. 266 с.
2. Vans, Inc. v. MSCHF ProductStudio, Inc., 602 F. Supp. 3d 358, 368, 371–73 (E.D.N.Y. 2022).
3. Российскому потребителю данная компания знакома по «Гигантским Красным Ботинкам» (“Big Red Boot”), которые успели стать настоящим Интернет-трендом.
4. Стоит отметить, что работы или – как указано в судебном акте – «манифесты» коллектива демонстрируются на крупнейших площадках Art Basel,Perrotin gallery и Лондонского Музея Дизайна. В связи с этим, вывод об узнаваемости бренда и его специфической политике среди потребителей напрашивается сам собой.
6. JackDaniel's™ Properties, Inc. v. VIP Products LLC, 599 U.S. ___ (2023).
7. Имеется в виду, ст. 1125(с)(3)(А)(ii)Закона Лэнхема (LanhamAct), которая и закрепляет правомерное заимствование товарных знаков в установленных случаях.
8. New Kids on the Block v. NewsAmerica Pub., Inc. 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992).
9. Mattel Inc. v. WalkingMountain Productions 353 F.3d 792 (9th Cir. 2003).
10. Помимо товарных знаков, служащих для обозначения товаров определенного лица, к средствам индивидуализации относятся также знаки обслуживания, идентифицирующие работы либо услуги. В нашем исследовании мы остановились подробнее именно на первой категории.
11. Достаточно обратить внимание на п. 3 ст. 1484 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации от18.12.2006 №230-ФЗ (ред. от 30.01.2024).
12. Например, п. 157Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019года №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2019 г. № С01-852/2019по делу № А40-266746/2018; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.04.2024 г. NС01-443/2024 по делу N А65-700/2023.
13. Подробнее о том, когда товарные знаки известных брендов, в том числе в индустрии моды, становились объектами едкой сатиры см. у А.Т. Бахтиозиной в материале «Свобода творчества против брендов класса люкс». Бахтиозина А.Т. Свобода творчества против брендов класса люкс / [Электронный ресурс] URL: https://fashion-law.ru/post/freedom-of-speech-and-fashion (дата обращения: 10.06.2024).
14. Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.03.2009 г. по делу № А41-5137/08.