В декабре 2023 года Апелляционный суд Второго округа США рассмотрел апелляционную жалобу по делу Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio[1]. И вынес решение в пользу Vans (как и суд первой инстанции[2]) – признал неубедительными доводы ответчика о возможности свободного использования чужих товарных знаков для творческого самовыражения. Это дело является отличной иллюстрацией частого столкновения интересов бренда – правообладателя товарного знака и интересов творческих коллективов и художников.

Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio

О чем спорили производитель кед Vans, Inc. И творческий коллектив MSCHF Product Studio?

Vans обвинил творческий коллектив из Бруклина[3] – позиционирующий себя в роли «неустанного порицателя современной потребительской культуры, заключающейся в бесконечной погоне за быстрой модой»[4]  –  в нарушении исключительных прав на товарный знак. MSCHF выпустили в свет лимитированную коллекцию кед – в коллаборации с популярным среди молодежи хип-хоп артистом Tyga – под названием “Wavy Baby”. Дизайн кед представлял собой явную отсылку к  культовой модели Vans из линейки “Old SkoolShoe” (см. Рис.1). Это и стало причиной недовольства со стороны Vans.   

MSCHF полагали, что они права на товарный знак не нарушают, а их действия отвечают всем требованиям «добросовестного использования». Настаивали, что “Wavy Baby” – это своеобразная «пощечина общественному вкусу».  Кеды Vans Old Skool являются «идеальным воплощением дихотомии элитарного и массового продукта», поэтому они и были выбраны в качестве объекта пародии. По мнению ответчика, общественные потребности в свободном выражении идей и мыслей, которые в США гарантирует Первая поправка к Конституции,  должны превалировать над правом интеллектуальной собственности.

Суд остался непоколебим. И решил, что MSCHF обязаны прекратить неправомерное использование товарных знаков Vans.

В итоге, как стало известно позднее, стороны решили уладить разногласия посредством заключения мирового соглашения, согласно которому, MSCHFпризнают неправомерное использование товарного знака, принадлежащего Vans, и обязуются прекратить продажу в любой форме своих товаров “WavyBaby”и отозвать спорную продукцию из всех магазинов[5].

Значение дела для практики

Данное дело примечательно прежде всего тем, что является первым после знаменитого дела JackDaniel's™ Properties, Inc. v. VIP Products LLC[6],в котором Верховный Суд США подчеркнул, что «использование ответчиком, пусть даже в пародийном или критическом ключе, как предусмотрено законодательством о добросовестном использовании (fairuse)[7], чужого товарного знака в качестве обозначения для собственных товаров –является нарушением исключительного права на товарный знак».

Следовательно, судебная практика по разрешению дел о так называемом «творческом использовании» товарных знаков без согласия правообладателя, которая еще только формируется, пока формируется не в пользу ответчиков.

При этом, со ссылкой на доктрину fair use все же можно попытаться возразить суду и даже привести в пример пару известных кейсов, вродеNew Kidson theBlock v. News America Pub., Inc.[8]или Mattel Inc. v. Walking Mountain Productions[9]. Однако суду теперь надлежит тщательнее анализировать «репутацию» (goodwill)бренда и то каким именно образом и в каких целях эта репутация используется.

Если у потребителей возникает ассоциативная связь между спорными товарами ответчика и товарами правообладателя, то такое использование почти не имеет шансов быть признанным творческой интерпретацией, критическим осмыслением или пародией. Всё потому, что в таком случае под ударом оказывается также и репутация (goodwill) правообладателя, в приобретение которой он инвестировал значительные финансовые и иные ресурсы. Иначе говоря, паразитировать на чужой репутации со ссылками на fair use не получится.

Таким образом, правообладатель товарного знака всё ещё обладает широкой монополией и может пресекать практически любое использование своего товарного знака. Однако тот факт, что в судах стало появляться больше подобных споров, может быть сигналом к тому, что ситуация скоро изменится.

Как найти границы права на товарный знак?

Известно, что товарные знаки, впрочем, как и иные объекты интеллектуальной собственности, имеют определенные, пусть и не всегда очевидные, содержательные границы – то есть ограничительные барьеры, за пределами которых исключительное господство правообладателя прекращается. Существование, например, института «свободного использования» результатов интеллектуальной деятельности в России (для авторских и патентных прав) и доктрины «fair use» в США оправдывается потребностью общества в культурном обогащении и элементарном просвещении.

Однако, средства индивидуализации, в частности, товарные знаки[10] служат, в первую очередь, для нужд коммерции. И случаи их свободного использования поставлены в зависимость от утилитарной функции товарного знака – служить идентификатором источника происхождения товара, с которым потенциальные потребители связывают определенные ожидания и представления о качестве и иных характеристиках товара. И закономерно, что случаев свободного использования – если сравнивать с объектами авторских и патентных прав – значительно меньше.

В России нарушением прав на товарный знак не считается его использование в описательных, информационных и иных целях, несвязанных с индивидуализацией товаров, работ или услуг. Подобной позиции придерживаются и законодатель[11], и суды[12].

Пародийное использование чужого товарного знака, однако, очень маловероятно будет воспринято российским судом как подпадающее под вышеуказанное исключение и не влекущее нарушение прав правообладателя.

Хотя, на наш взгляд, такой подход не в полной мере отражает многогранную природу товарных знаков. Товарные знаки – непросто утилитарный инструмент для маркировки продукции. Часто они могут влиять на общественное настроение, становиться символами эпохи или каких-то явлений, служить средством выражения определенных позиций, мыслей и взглядов[13]. И в таком случае запретна использование чужих товарных знаков в пародийном ключе ограничивает свободу слова и самовыражения.

В российских судах споры об использовании чужих товарных знаков в произведениях искусства без согласия правообладателя в настоящее время крайне редки, что, в свою очередь, свидетельствует об отсутствии соответствующей «почвы» под ногами правоприменителей. Крайне противоречивыми представляются выводы судей в решении по делу «LOUIS VUITTON MALLETIER» против производителя соков ОАО «Нидан Соки»[14].В рекламе девушка, которая пьёт рекламируемый сок и никуда не спешит противопоставляется комичной нервной пассажирке с огромными чемоданами Louis Vuitton,судорожно заталкивающей их в машину. Суд установил, что изображение в виде стилизованных цветков, которым маркированы чемоданы и женская сумка, продемонстрированные в рекламе продукции соков, сходно до степени смешения с изобразительным товарным знаком в виде стилизованных цветков, принадлежащем компании«LOUIS VUITTON MALLETIER».

‍
Удивительно, однако, что судом в данном деле вовсе не рассматривался вопрос о характере использования товарного знака, принадлежащего модному дому. Рассчитывал ли производитель соков привлечь внимание к своей продукции, паразитируя на репутации всемирно известного модного  бренда? Либо он преследовал преимущественно пародийные цели? К сожалению, этим факторам судьи не придали должного внимания, а ограничились более формальным подходом к применению нормы и обязали ОАО «Нидан Соки» прекратить неправомерное использование обозначений, принадлежащих «LOUISVUITTON MALLETIER».

На сегодняшний день использовать чужие товарные знаки и сходные с ними до степени смешения обозначения и надеяться на защиту со ссылкой на пародийный характер использования – как в России, так и в США – достаточно рисковая стратегия.

Дело Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio стало, своего рода, поворотным моментом в давно продолжающихся поисках – как теоретиков, так и практиков  – о правомерности использования товарных знаков в пародийных и критических целях без согласия правообладателя. Несмотря на то, что границы «свободы самовыражения» все еще остаются размытыми, наличие зарождающейся практики по данному вопросу свидетельствует об актуальности проблемы. И о том, что суды пытаются нащупать эту границу монополии правообладателя товарного знака – особенно для неоднозначных случаев, когда сложно определить – это творческое самовыражение или все-таки нарушение исключительных прав?

 Литература:

1.Алексейчук, А. Свободное использование товарного знака / А. Алексейчук // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2020. – № 12. – С. 53-59. – EDN SUJGXI.

2. Ворожевич, А. С.Недобросовестная конкуренция или злоупотребление правом при регистрации товарного знака: проблемы квалификации и способы защиты / А. С. Ворожевич, Н.В. Козлова // Lex Russica (Русский закон). – 2017. – № 5(126). – С. 70-82. –DOI 10.17803/1729-5920.2017.126.5.070-082. – EDN YSQRHR.

3. Бахтиозина, А. Т. Свобода творчества против брендов класса люкс // FashionLawRussia / [Электронный ресурс] URL: https://fashion-law.ru/post/freedom-of-speech-and-fashion  (дата обращения: 10.06.2024).

4. Зуйков, С. А. "Свободное использование" товарных знаков / С. А. Зуйков // Копирайт. Вестник Российской академии интеллектуальной собственности и Российского авторского общества. – 2022. – № 2. – С. 52-61. – EDN XPWSLK.

5.Право  интеллектуальной собственности.  Средства индивидуализации: Учебник: в 3 т. Т. 3/ под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут,2018. 266 с.

[1] Vans,Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., No. 22-1006 (2d Cir. 2023).

[2] Vans, Inc. v. MSCHF ProductStudio, Inc., 602 F. Supp. 3d 358, 368, 371–73 (E.D.N.Y. 2022).

[3]Российскому потребителю данная компания знакома по «Гигантским Красным Ботинкам» (“Big Red Boot”), которые успели стать настоящим Интернет-трендом.

[4]Стоит отметить, что работы или – как указано в судебном акте – «манифесты» коллектива демонстрируются на крупнейших площадках Art Basel,Perrotin gallery и Лондонского Музея Дизайна. В связи с этим, вывод об узнаваемости бренда и его специфической политике среди потребителей напрашивается сам собой.

[5] Vans and MSCHF Settle LawsuitOver Infringing Wavy Baby Sneakers. TheFashionLaw/ [Электронный ресурс] URL:https://www.thefashionlaw.com/vans-mschf-settle-lawsuit-over-infringing-wavy-baby-sneakers/ (дата обращения: 31.08.2024).  

[6] JackDaniel's™ Properties, Inc. v. VIP Products LLC, 599 U.S. ___ (2023).

[7]Имеется в виду, ст. 1125(с)(3)(А)(ii)Закона Лэнхема (LanhamAct), которая и закрепляет правомерное заимствование товарных знаков в установленных случаях.

[8] New Kids on the Block v. NewsAmerica Pub., Inc. 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992).

[9] Mattel Inc. v. WalkingMountain Productions 353 F.3d 792 (9th Cir. 2003).

[10]Помимо товарных знаков, служащих для обозначения товаров определенного лица, к средствам индивидуализации относятся также знаки обслуживания, идентифицирующие работы либо услуги. В нашем исследовании мы остановились подробнее именно на первой категории.

[11]Достаточно обратить внимание на п. 3 ст. 1484 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации от18.12.2006 №230-ФЗ (ред. от 30.01.2024).

[12]Например, п. 157Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019года №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2019 г. № С01-852/2019по делу № А40-266746/2018; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.04.2024 г. NС01-443/2024 по делу N А65-700/2023.

[13]Подробнее о том, когда товарные знаки известных брендов, в том числе в индустрии моды, становились объектами едкой сатиры см. у А.Т. Бахтиозиной в материале «Свобода творчества против брендов класса люкс». Бахтиозина А.Т. Свобода творчества против брендов класса люкс / [Электронный ресурс] URL: https://fashion-law.ru/post/freedom-of-speech-and-fashion (дата обращения: 10.06.2024).

[14] Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.03.2009 г. по делу № А41-5137/08.

‍