Реализация контрафактных товаров в сети Интернет является головной болью любого бренда. Действительно, куда губительней столкнуться с масштабной распродажей подделок своих уникальных изделий в онлайн-магазине, нежели обнаружить одинокую точку продаж в подземном переходе. Об этом свидетельствуют и неоднократные судебные тяжбы брендов и интернет-гигантов о защите исключительных прав. В начале нынешнего десятилетия мы стали свидетелями целой череды таких споров, некоторые из которых до сих продолжаются: иск Louis Vuitton в Китае против отдельных продавцов на Taobao, иск группы компаний Kering (Gucci, Balenciaga, YSL) против Alibaba в США, иск Hermès против группы из 34 сайтов, наконец иск Burberry против группы китайских сайтов и множество других примеров.

В такого рода спорах одним из главных вопросов является режим ответственности многочисленных участников электронной торговли в сети Интернет (eCommerce): регистраторов доменных имен, владельцев сайтов, хостинг-провайдеров, онлайн-магазинов и маркетплейсов. В данной статье рассмотрены отдельные вопросы привлечения к ответственности правонарушителей за реализацию в Интернете контрафактных товаров, а также отдельные тактические аспекты борьбы с такими нарушениями: от классических претензий до более хитрых способов борьбы путем привлечения к ответственности третьих лиц.

Претензия и иск против администратора домена – очевидный и эффективный способ защиты

Реализация контрафактных товаров, в том числе подделок модных изделий, в сети Интернет является нарушением исключительных прав правообладателя. Обнаружив такое нарушение, правообладатель стремится как можно скорее пресечь такое нарушение.

Что такое контрафактные товары?

В соответствии со ст. 1252 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, товарный знак), приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены ГК РФ.

Первой задачей правообладателя становится установление правонарушителя, т.е. лица, к которому можно предъявить претензию и впоследствии иск. Самой очевидной жертвой в данном случае является администратор домена.

Кто такой администратор домена?

Администратор домена – лицо, на имя которого зарегистрировано доменное имя. Администратор домена определяет порядок использования домена; несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Попробовать выяснить, кто является администратором домена можно прямо на сайте правонарушителя. Если такой информации там (предсказуемо) нет, то узнать, кто является администратором домена можно на сайте регистратора. Самыми известными регистраторами для доменов зоны .RU и .РФ является RU-CENTER и REG.RU, на сайте которых можно попытаться узнать администратора домена. Попытаться, потому что в открытом доступе находится информации только о юридических лицах. Если же администратором домена является физическое лицо, то узнать данные о таком лице можно, направив в адрес регистратора адвокатский запрос.

Что делать, когда сайт нарушителя зарегистрирован в иностранных доменах? Поиск нарушителя стоит начать с таких сервисов, как WHOIS.NET и GoDaddy WHOIS Lookup. Там можно будет узнать базовые данные об администраторе домена и его регистраторе, в отношении которого можно будет направить запрос о предоставлении дополнительной информации в отношении администратора домена.

Как только такое лицо установлено, следующим шагом является подготовка и направление в его адрес претензии с требованием прекратить и впредь воздерживаться от нарушения исключительных прав (“cease and desist letter”). В такой претензии правообладателю стоит, как минимум, изложить факты нарушения, представить доказательства наличия исключительных прав и сообщить о своем намерении бороться с нарушением в судебном порядке.

Если бы такие претензии всегда достигали желаемого результата, то на этом можно было бы поставить точку. Однако это не так. Более того, иногда правообладатель заранее знает о бесполезности направления такой претензии – в таком случае тактически вернее может быть сразу перейти к другим способам защиты своих прав. Однако стоит помнить, что перед обращением в суд претензию нарушителю направить все равно придется – с недавних пор претензионный порядок урегулирования споров является обязательным.

Если администратор домена игнорирует претензию, или установить его личность не представляется возможным, правообладатель может обратиться с претензиями к другим участникам инфраструктуры.

Всегда можно узнать, кто является регистратором домена

Если не получается узнать, кто является администратором домена, то всегда можно выяснить, кто является регистратором домена. Именно в его адрес и стоит направить претензию, если поиски администратора не принесли результатов.

Кто такой регистратор домена?

Регистратор — юридическое лицо, аккредитованное для оказания пользователям услуг по внесению информации о доменном имени (его администраторе) в базу данных доменов RU (РФ). Аккредитацию осуществляет Координационный центр национального домена сети Интернет, на сайте которого можно ознакомиться с перечнем аккредитованных регистраторов, к которым относятся такие крупные регистраторы доменов, как RU-CENTER и REG.RU.

Казалось бы, за что несет ответственность регистратор домена, если он не имеет отношения к наполнению сайта и не принимает участие в его управлении?

Возможность привлечения к ответственности третьих лиц окончательно закрепилась с введением в российское законодательство в августе 2013 года института «информационных посредников», к которым относится широкий круг субъектов рынка eCommerce. Если раньше лицо, которое не являлось непосредственным нарушителем, почти всегда освобождалось от ответственности, то теперь оно может быть освобождено только при наличии конкретных условий. Кто же относится к информационным посредникам?

Информационный посредник

1. Лицо, осуществляющее передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети Интернет. Пример: оператор связи.

2. Лицо, предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети. Пример: регистратор, хостинг-провайдер.

3. Лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети. Пример: сайт, торрент, форум.

В соответствии с последней судебной практикой регистратор признается таким посредником и может быть освобожден от ответственности только при одновременном наличии следующих условий: (1) он не знал и не должен был знать о нарушении; и (2) своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения в случае получения претензии правообладателя в письменной форме. На практике эти правила позволяют убедить регистраторов провести соответствующую проверку, предоставить данные о владельце домена и, возможно, даже заблокировать доступ к домену.

Сайт металлургического комбината был дублирован

Комбинат обратился с иском одновременно против предполагаемого нарушителя и регистратора домена REG.RU в связи с тем, что сайты комбината были дублированы, и при это были нарушены авторские права и права на товарный знак. Суды нижестоящих инстанций отказали в иске к регистратору. Однако Суд по интеллектуальным правам решения нижестоящих судов отменил, указав, что регистратор может быть привлечен к ответственности, если отсутствуют указанные выше условия.

Кроме регистраторов, информационными посредниками также признаются, например, хостинг-провайдеры и конструкторы сайтов. Соответственно, на них также возлагается обязанность по принятию своевременных мер в случае поступления претензий от правообладателей.

Конструктор сайтов в ответе за страницы, созданные на его базе

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2014 году взыскал с конструктора сайтов 100 000 рублей компенсации в пользу бренда косметики в связи с тем, что один из пользователей конструктора создал на его базе страницу, нарушающую права бренда. Вышестоящие суды решение отменили со ссылкой на тот факт, что конструктор сайтов своевременно уведомил пользователя о поступлении претензии и заблокировал сайт.

Таким образом, когда владелец сайта находится вне зоны досягаемости, эффективной тактикой борьбы с распространением контрафактных изделий является обращение с претензиями и исками к информационным посредникам. С недавнего времени такие посредники могут быть привлечены к ответственности, если не приняли необходимых и достаточных мер для прекращения нарушения в случае получения претензии от правообладателя в письменной форме.

Если контрафактный товар реализуется на маркетплейсах, то с претензией стоит обращаться напрямую к организатору торгов

Если подделка выложена на продажу на маркетплейсе, как то: Avito, Ozon или AliExpress, то обратиться с претензией в первую очередь стоит к администрации таких площадок. В правилах каждой из них есть положение о том, что продавцы, размещающие свои товары на сайте, обязуются соблюдать требования законодательства, в том числе не нарушать права на объекты интеллектуальной собственности.

Gucci против Alibaba

Фэшн-конгломерат Kering, в состав которого входят такие бренды, как Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent и др., предъявил несколько исков в Суд южного округа штата Нью-Йорк против китайского гиганта онлайн-торговли Alibaba. В одном из исков утверждалось, что Alibaba вступил в сговор с группой продавцов и мошеннически способствовал продвижению контрафактных сумок Gucci за $18,99, в то время как подлинная модель стоила больше тысячи долларов. В части сговора и мошенничества в иске было отказано, однако требования из нарушения исключительных прав только предстоят к рассмотрению.

Экспресс-блокировка сайтов, нарушающих авторские права

Описанный выше порядок распространяется на все случаи нарушений интеллектуальных прав в сети Интернет и, в первую очередь, на нарушения прав на товарные знаки (продажа контрафактных модных изделий). На благо представителей креативных индустрий закон также предусматривает специальные механизмы борьбы с нарушениями авторских прав, которые охраняют творческие произведения. Соответствующие положения содержатся в Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Так, правообладатель или лицензиат вправе обратиться к владельцу сайта с заявлением о нарушении авторских прав, на которое владелец сайта обязан в силу закона отреагировать в течение 24 часов.

Даже в этом случае заявление может быть оставлено без ответа, и на этот случай закон предусматривает оперативную процедуру блокировки сайта. Для этого правообладатель может обратиться в Московский городской суд с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер защиты авторских прав. Такое заявление суд рассматривает в день его поступления без извещения ответчика и выносит определение. В течение суток вынесенное определение направляется в Роскомнадзор, который в свою очередь направляет его операторам связи, которые обязаны ограничить доступ к сайту в течение суток. Сайт будет автоматически разблокирован, если заявитель не обратится в суд с полноценным иском к правонарушителю в течение 15 дней.

Недостатком указанной процедуры в контексте индустрии моды является тот факт, что режим экспресс-блокировки сайтов не распространяется на нарушения авторских прав на фотографии и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии. Однако под защитой находятся такие объекты авторского права, как: видеоматериалы (в том числе рекламные ролики и нарезки с показов), литературные произведения (статьи и отчеты) и дизайн.

Привлечение третьих лиц к солидарной ответственности как мощная тактика борьбы с нарушениями исключительных прав

В качестве дополнительной тактики борьбы с нарушениями интеллектуальных прав в сети Интернет правообладатели могут воспользоваться нормой, недавно введенной в законодательство.

Солидарная ответственность

В случае, если одно нарушение исключительного права […] совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно (п. 6.1 ст. 1252 ГК РФ).

При солидарной обязанности [ответственности] должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга (ст. 323 ГК РФ).

Иными словами, с введением в 2014 году данной нормы появилась возможность привлекать к ответственности лицо, которое лишь косвенно участвовало в нарушении исключительных прав. При этом такой солидарный должник может быть привлечен к ответственности в полном объеме.

Это правило аналогично по своей логике положениям об информационных посредниках, но не ограничивается миром информационных технологий и позволяет правообладателю нацелиться на других классических посредников в рыночной цепочке. Например: (а) складские помещения, где хранится контрафакт, (б) платежные сервисы, обеспечивающие прием платежей за товары, (в) рекламодатели, размещающие свою рекламу на сайте нарушителя и тем самым косвенно финансирующие деятельность нарушителя.

Стоит оговориться, что примеры, приведенные в предыдущем абзаце, основаны на иностранной практике, где положения о солидарной ответственности за нарушения исключительных прав уже были применены в судах. В России институту солидарной ответственности за нарушения исключительных прав только предстоит получить свое развитие и толкование. Это, однако, не лишает правообладателей возможности попытаться оказать воздействие на третьих лиц, способствовавших нарушению их прав. Такая тактика может быть особенно оправдана, когда выявить нарушителя затруднительно, или его активы, на которые может быть обращено взыскание, не представляют коммерческой ценности либо недосягаемы.

Выше описаны только отдельные аспекты борьбы с контрафактом в сети Интернет. С развитием eCommerce эта отрасль права становится чрезвычайно востребованной, а новые ситуации возникают регулярно. Компаниям стоит активно следить за соблюдением своих прав на интеллектуальную собственность в том числе и в онлайн-мире – тем более, российское право за последние годы обзавелось эффективным инструментарием. Выбор конкретных тактик борьбы зависит от обстоятельств дела, от масштаба нарушения и желаемых целей. Иногда нарушение можно эффективно пресечь путем направления претензии, в то время как в других случаях только обращение в суд и взыскание убытков сможет восстановить нарушенные права.