С тех пор как пять лет назад Кристиан Лубутен одержал свою первую победу в споре о нарушении прав на товарный знак, знаменитая красная подошва его дизайнерских туфель побывала во многих судейских и патентных учреждениях большинства стран и снова оказалась предметом баталий, на этот раз в Суде Европейского Союза (CJEU). Для модной индустрии «дело о красных подошвах» является хрестоматийным примером, позволяющим проследить подход различных юрисдикций к вопросу об охраноспособности цвета.

США

Первое «дело о красных подошвах» было рассмотрено Федеральным окружным судом Южного округа Нью-Йорка по иску компании Christian Louboutin к модному дому Yves Saint Laurent о запрете продажи туфель с красной подошвой (Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America, Inc., S.D.N.Y. 2011). В ходе разбирательства предстояло решить вопрос о том, можно ли вообще устанавливать монополию на цвет в дизайне. По мнению суда, модному дому Christian Louboutin не удалось доказать, что использование красного цвета заслуживает защиты в качестве товарного знака, в связи с тем что в индустрии моды цвет выполняет декоративные и эстетические функции, необходимые для здоровой конкуренции (согласно доктрине эстетической функциональности).

Общая доктрина функциональности была выработана в американском праве с целью не допустить регистрации в качестве товарного знака функциональных особенностей товара или его упаковки. Верховный суд США пояснил, что особенность товара считается функциональной, если она необходима для использования или реализации непосредственного назначения изделия либо если влияет на его стоимость или качество (Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 1982). Доктрина эстетической функциональности рассматривает те же самые вопросы, но в отношении художественных или эстетических характеристик предметов.

Правовая позиция по поводу цвета как характеристики изделия впервые была выработана при принятии решения по делу Qualitex. Согласно этой позиции цвет может пользоваться защитой только в том случае, если служит отличительным признаком товара и определяет его происхождение без выполнения какой-либо функции (Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.).Сославшись на данное решение, суд постановил, что красный цвет в подошве туфель Лубутена не обладает необходимыми признаками для защиты в качестве товарного знака, поскольку выполняет иные функции, в частности наделяет изделие притягательной энергетикой. Его защита в качестве товарного знака запретит конкурентам использовать данный цвет в их изделиях, чем помешает развитию креативности и творческой свободы в модной индустрии. Таким образом, суд не признал эксклюзивного права Кристиана Лубутена на использование красной подошвы в дизайне туфель.

Апелляционный суд второго округа США не согласился с решением суда первой инстанции и выстроил свою логику рассуждений. Как известно, товарный знак призван индивидуализировать товар так, чтобы потребитель, видя этот знак на товаре, мог автоматически определить принадлежность последнего. В модной индустрии цвет или комбинация нескольких цветов довольно часто используются именно для определения брендовой принадлежности и происхождения товара. Таким образом, товарный знак приобретает охраноспособность, если ассоциируется в сознании потребителя с конкретным товаром и его производителем.

Суд апелляционной инстанции отметил, что сначала красная подошва не указывала на происхождение товара, однако постоянное и непрерывное ее использование Кристианом Лубутеном в дизайне туфель стало своеобразным символом его обуви, сделало красную подошву его фирменным товарным знаком, устойчиво ассоциирующимся у потребителей именно с этим дизайнером. По мнению апелляционного суда, нет такой нормы, которая запрещала бы использование только одного цвета в качестве товарного знака, а концепция эстетической функциональности не является универсальной и должна применяться в каждом конкретном деле с учетом всех фактических обстоятельств. Кроме того, суд выработал дополнительный тест, позволяющий определять, когда конструктивную особенность товара можно считать эстетически функциональной. Это возможно в трех случаях: когда конструктивная особенность является существенной для назначения товара; когда она влияет на его стоимость или качество; и когда предоставление защиты такой конструктивной особенности способно существенно ограничить конкуренцию. В перечисленных случаях обозначение не может получить охрану в качестве товарного знака.

В итоге апелляционный суд подтвердил действительность товарного знака Кристиана Лубутена, но ограничил его применение. По мнению суда, различительную способность приобрели только те туфли, цвет которых контрастирует с красной подошвой. Монохромные туфли (полностью красные) не обладают такой различительной способностью и не ассоциируются с Лубутеном, поэтому другим дизайнерам, в том числе модному дому Yves Saint Laurent, производить их не запрещено.

Россия

В России проблемы с красной подошвой возникли еще на этапе национальной регистрации товарного знака. Международная регистрация знака была осуществлена Международным Бюро ВОИС 03.02.210 за № 1031242 для товаров 25-го класса МКТУ (обуви) на имя самого дизайнера Кристиана Лубутена. Знак по международной регистрации является цветовым Pantone № 18-1663ТР, предназначенным для подошвы женской обуви.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) в 2012 г. сперва отказала дизайнеру в предоставлении его товарному знаку правовой охраны на территории РФ. Основанием для принятия такого решения послужило вынесенное по результатам экспертизы заключение, согласно которому знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории РФ в отношении всех товаров 25-го класса МКТУ в соответствии с п. 1 ст. 1483 ГК РФ, так как заявленное обозначение не обладает различительной способностью. Заключение экспертизы было мотивировано тем, что любой цвет или цветовое сочетание в дизайне обуви не могут являться объектом исключительного права и должны беспрепятственно использоваться различными производителями. Однако дизайнер с подобным заключением и решением не согласился и подал в Палату по патентным спорам Роспатента следующие возражения.

Во-первых, несмотря на то что в российском законодательстве отсутствуют ограничения на регистрацию цвета в качестве товарного знака, в рассматриваемом случае речь идет не об исключительном праве на использование красного цвета как такового в обуви в целом, а о товарном знаке в виде красного цвета особого тона на подошве женской обуви, то есть о так называемом позиционном товарном знаке. Кроме того, поскольку заявленное обозначение представляет собой цвет именно подошвы обуви, где он не обладает каким-либо особым функциональным свойством и не является общеупотребительным, утверждение Роспатента о том, что этот цвет должен беспрепятственно использоваться различными производителями обуви, ничем не обосновано.

Во-вторых, красная подошва является уникальным и широко известным отличительным признаком женской обуви от Кристиана Лубутена, ассоциирующимся у потребителей всего мира, включая Россию, именно с его продукцией.

Ознакомившись с огромным количеством материалов, представленных Лубутеном в поддержку своей позиции, в том числе с заключениями видных деятелей индустрии моды, письмами редакторов глянцевых журналов, статистикой по продажам, информацией о контрафактной продукции, а также специально посвященной дизайнерским туфлям песней Дженнифер Лопез «Louboutins», Роспатент был вынужден согласиться с дизайнером.

В итоге Палата по патентным спорам Роспатента пришла к следующему выводу: поскольку красный цвет не выполняет никакой функции и является элементом дизайна, закрепление прав на его использование в подошве обуви за одним производителем не заденет прав других производителей женской обуви. Так данный знак получил правовую охрану в отношении всех товаров 25-го класса МКТУ на территории России.

Евросоюз

Европейский путь туфель с красной подошвой особенно тернист и сложен. Первое поражение настигло дизайнера во Франции в споре c испанской компанией ZARA, которая в 2011 г. выпустила похожую на изделия Лубутена модель босоножек с красной подошвой.

Французский суд вынес решение в пользу ZARA, мотивируя это тем, что товарный знак Кристиана Лубутена слишком «размыт», поскольку при его регистрации не был указан конкретный оттенок красного. Более того, суд постановил, что истцом не доказан риск введения потребителей в заблуждение таким образом, что они могли бы перепутать эти два бренда и выпускаемую ими обувь.

Проведя работу над ошибками, Кристиан Лубутен уточнил свою французскую заявку на регистрацию товарного знака и дополнил ее указанием на конкретный оттенок красного цвета в системе Пантон (18-1663TP, Chinese Red). Однако в 2016 г. он потерпел еще одно досадное поражение в Федеральном суде Швейцарии, назвавшим в своем решении знаменитую красную подошву «декоративным элементом» в противопоставление с понятием «обозначение происхождения товара». Для того чтобы получить защиту в качестве товарного знака, цвет должен идентифицировать конкретный бренд, а не просто выполнять декоративную функцию. Суд отдельно отметил, что предоставление товарному знаку Кристиана Лубутена защиты в США, России, Китае и Австралии отнюдь не означает, что дизайнер вправе рассчитывать на такой же уровень защиты в Швейцарии.

Однако в контексте формирования европейского подхода к рассматриваемой проблеме главная роль сегодня отводится ожидаемому решению по делу Лубутена против голландского обувного ритейлера Van Haren (ChristianLouboutinandChristianLouboutinSASvVanHarenSchoenenBV, C-163/16). В 2010 г. Кристиан Лубутен зарегистрировал свой товарный знак в странах Бенилюкс для товаров 25-го класса, а именно обуви (за исключением ортопедической). В 2013 г. заявка была измена путем указания в части товара только на туфли на высоком каблуке (за исключением ортопедической обуви). Знак по описанию представляет собой красный цвет (Pantone № 18-1663ТР), нанесенный на подошву обуви, как показано на рис. 2 (при этом контур туфли не является товарным знаком, а лишь показывает способ расположения знака).

В 2013 г. Лубутен обратился в Окружной суд Гааги с требованием запретить Van Haren продавать стилизованные туфли с красной подошвой из их совместной с американской актрисой Хэлли Берри коллекции «5th Avenue by Halle Berry». Суд установил нарушение товарного знака и обязал голландский бренд прекратить производство черных и синих туфель с красной подошвой, поскольку согласился с тем, что общественность ассоциирует красную подошву с конкретной маркой (то есть с брендом «Christian Louboutin»), а туфли, выпускаемые Van Haren таким образом вводят большинство людей в заблуждение.

Не согласившись с этим решением, голландский ритейлер решил и вовсе оспорить действительность товарного знака Кристиана Лубутена. По мнению Van Haren, товарный знак представляет собой двухмерный знак (красный цвет), который при нанесении на подошву обуви соответствует ее форме и придает изделию существенную ценность, что по смыслу ст. 3(1)(е)(iii) Директивы 2008/95/ЕС (далее – Директива) не подлежит защите. Не решаясь брать на себя ответственность, Суд Гааги приостановил процесс и обратился с запросом на разъяснение законодательства в Суд Европейского Союза (CJEU).

Согласно ст. 3(1)(е)(iii) Директивы знаки, которые состоят исключительно из формы, придающей товару существенную ценность, не подлежат регистрации, а уже совершенная регистрация должна быть признана недействительной.

Основной вопрос, поставленный голландским судом, заключался в том, распространяется ли термин «форма», использованный в ст. 3(1)(е)(iii) Директивы, только на трехмерные характеристики товаров, такие как контур, параметры и объем, или включает также иные (не трехмерные) характеристики, такие как цвет. К слову, в соответствии со ст. 4(1)(е) новой Директивы Европейского Парламента и Совета Европейского Союза от 16.12.2015 № 2015/2436 о сближении права государств-членов ЕС в отношении товарных знаков (новая редакция) запрещена регистрация любых знаков, состоящих исключительно из формы или иных характеристик, которые придают товару существенную ценность (срок для принятия странами – 14.01.2019).

В июне 2017 г. по данному вопросу было опубликовано заключение генерального адвоката Зпунара (Opinion of Advocate General Zpunar, delivered on 22 June 2017, Case C‑163/16), которое сводится к следующему. Тот факт, что знак был зарегистрирован как изобразительный, не означает, что другие классификации невозможны, равно как и классификация оспариваемого товарного знака в качестве позиционного, с наименованием которого закон не связывает никаких последствий, не препятствует возможности того же самого знака представлять собой форму товара.

Фактически суду необходимо рассмотреть вопрос о том, испрашивается ли в отношении оспариваемого товарного знака защита определенного цвета как такового, пространственно не ограниченного, или, наоборот, такая защита запрашивается в сочетании с другими характеристиками, относящимися к форме товара. То есть суд должен определить, из чего происходит отличительная особенность знака: из его цвета, в отношении которого испрашивается защита, или из точного расположения этого цвета по отношению к другим элементам формы товара?

Сам г-н Зпунар склонен полагать, что оспариваемый знак Кристиана Лубутена относится к категории тех, что объединяют в себе цвет и форму товара, а значит, может подпадать под ограничения, установленные ст. 3(1)(е)(iii) Директивы. Соответственно, он порекомендовал CJEU ответить на поставленный вопрос следующим образом: положения ст. 3(1)(е)(iii) Директивы могут применяться к знакам, указывающим на форму товара и испрашивающим защиту в отношении конкретного цвета. Понятие «форма, которая придает существенную ценность товарам» в контексте значения данного положения относится только к внутренней ценности формы и не препятствует возможности учитывать репутацию конкретной марки или ее владельца.

14 ноября 2017 г. в CJEU состоялось слушание по указанному делу, однако решение о надлежащем толковании положений ст. 3(1)(е)(iii) Директивы пока не принято. Восприятие CJEU и Окружным судом Гааги, рассматривающим основной спор, точки зрения г-на Зпунара может не только стать плохой новостью для Кристиана Лубутена, но и потенциально создать неопределенность в отношении регистрации всех других нетрадиционных товарных знаков в ЕС.

 

Статья опубликована в журнале «Legal Insight» № 1, 2018.