Как справедливо заметил Жан-Ноэль Капферер, профессор Стратегии маркетинга в Школе менеджмента HEC, бренд — это имя, влияющее на поведение потребителей на рынке. Бренд не только позволяет разграничивать товары одного производителя от товаров другого, но также служит средством накопления репутации производителя. Так, испытав положительные ощущения от пользования товаром определенного бренда, потребитель возвращается к нему снова и снова, советует знакомым, пишет лестные отзывы в Интернете. В сфере модной индустрии известный бренд, помещенный на предмете гардероба, особенно учитывая новую волну «логомании», способен сделать данный товар желаннее для миллионов покупателей. Неудивительно, что модные дома вкладывают так много сил и средств в повышение узнаваемости своего бренда и его охрану, в том числе путем регистрации его в качестве товарного знака и последующего недопущения использования данного обозначения третьими лицами.

Однако судебная практика показывает, что несвоевременная регистрация бренда в качестве товарного знака все еще является одной из наиболее часто встречающихся ошибок в управлении интеллектуальной собственностью. Недавнее дело, рассмотренное, в том числе Судом по интеллектуальным правам (СИП), служит тому ярким примером и является своеобразной страшилкой для всех, кто считает, что регистрация бренда в качестве товарного знака может и подождать.

Дизайнер бижутерии Галина Олеговна Борисенко создавала дизайнерские украшения под творческим псевдонимом GALA GALOLBO. Украшения предлагались к продаже на веб-сайте www.galolbo.com, а также в торговых центрах Москвы «Цветной» и «Лотте Плаза».

Обозначение GALOLBO не было зарегистрировано в качестве товарного знака, однако, узнав об использовании данного обозначения другим лицом Костиной М.А., и посчитав данные действия неправомерными, дизайнер Борисенко обратилась с иском в Замоскворецкий районный суд города Москвы.

Уже в процессе рассмотрения данного дела ответчик предприимчиво зарегистрировала обозначение GALOLBO в качестве товарного знака на свое имя и обратилась в Арбитражный суд Московской области уже с иском к дизайнеру Борисенко, предъявив следующие требования:

1. Запретить использовать обозначение GALOLBO, в том числе в доменном имени;
2. Изъять из оборота и уничтожить всю продукцию, маркированную данным обозначением;
3. Взыскать компенсацию в размере 500 000 рублей.

В суде первой инстанции дело было рассмотрено без участия дизайнера Борисенко, и суд исковые требования удовлетворил в части, запретив использовать спорное обозначение GALOLBO и взыскав 300 000 рублей в качестве компенсации.

В суде апелляционной инстанции дело было пересмотрено: решение нижестоящего суда  отменено, в исковых требованиях отказано. Причиной изменения решения послужили доводы и доказательства, представленные дизайнером Борисенко, а именно:

1. Галина Олеговна Борисенко является известным дизайнером, создающим аксессуары и украшения ручной работы с 2005 года;
2. Обозначение GALOLBO является аббревиатурой от ФИО дизайнера на латинском языке (Galina Olegovna Borisenko), используется с 2005 года и является объектом авторского права;
3. Доменное имя galolbo.com зарегистрировано в 2008 году на имя дизайнера Борисенко, то есть задолго до даты приоритета товарного знака, на котором основывает свои требования Костина М.А.

Апелляционный суд решил, что дизайнер Борисенко на законных основаниях использует обозначение GALOLBO в доменном имени, а потому права на товарный знак, зарегистрированный позже регистрации доменного имени, не могли быть нарушены. Апелляционный суд также усмотрел недобросовестность в действиях Костиной М.А. по регистрации обозначения GALOLBO, ставшего известным благодаря усилиям дизайнера Борисенко, в качестве товарного знака на свое имя.

Однако данное дело было пересмотрено также Судом по интеллектуальным правам (СИП) в качестве суда кассационной инстанции. В итоге, невзирая на доказательства, свидетельствующие о недобросовестности Костиной М.А., СИП оставил решение суда первой инстанции в силе. Данный подход СИП неоднократно подвергался критике в научной литературе. Тем не менее, факт остается фактом: дизайнер Борисенко не смогла доказать добросовестность использования своего бренда в доменном имени и лишилась возможности использовать свой ключевой бренд в коммерческой  деятельности.

Согласно данным базы Роспатента, правообладателем товарного знака GALOLBO в настоящее время является дизайнер Борисенко. В таком случае можно предположить, что дизайнеру Борисенко пришлось не только выплатить назначенную судом компенсацию, но и приобрести права на товарный знак GALOLBO у Костиной М.А., чтобы иметь возможность продолжить использование своего ключевого бренда.

Тем не менее, очевидно, что своевременное принятие всех необходимых шагов для защиты бренда GALOLBO и регистрация данного бренда в качестве товарного знака избавила бы дизайнера от временных и финансовых затрат, понесенных в связи с судебными спорами и приобретением прав на товарный знак.

Есть несколько уроков, которые можно вынести из данного дела.

1. Промедление в регистрации товарного знака опасно

Необходимо позаботиться о регистрации бренда в качестве товарного знака еще до начала его использования.

Так, в сфере модной индустрии обычно регистрируют в качестве товарных знаков, как название модного дома, так и логотипы, оригинальные слоганы (например, Ведь Вы этого достойны, JUST DO IT), принты, расположение определенного обозначения на изделии (позиционный товарный знак), внешний вид самого изделия или его части, цвет, если он стал ассоциироваться только с определенным производителем в результате его интенсивного использования (например, известный бирюзовый цвет, используемый компанией Tiffany and Co. охраняется в качестве цветового товарного знака по свидетельству РФ № 560852).

2. При отсутствии зарегистрированного товарного знака и наличии иска со стороны третьего лица, зарегистрировавшего ваш бренд в качестве своего товарного знака, стоит апеллировать к (не)добросовестности

Например, критерии добросовестности использования обозначения в доменном имени изложены в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 года № СП-21/4 «Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров», отсылающей к UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy -  Единообразная политика разрешения доменных споров).

«если администратор доменного имени (ответчик) докажет существование одного или нескольких перечисленных ниже обстоятельств, это может служить основанием для отказа в удовлетворении требований об аннулировании или передаче регистрации доменного имени истцу, например:

(i) до получения извещения об иске администратор доменного имени (ответчик) использовал или готовился использовать доменное имя или имя, сходное до степени смешения с доменным именем, указанным в иске, с целью добросовестного предоставления товаров и услуг;

(ii) администратор доменного имени был широко известен под спорным доменным именем, даже если при этом он не приобрел исключительного права на товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с доменным именем;

(iii) используя доменное имя, администратор доменного имени занимается законной некоммерческой или иной добросовестной деятельностью, не имея намерения ввести в заблуждение потребителей или нанести вред репутации товарного знака истца».

Полагаем, что данные критерии могут использоваться по аналогии не только в доменных спорах.

3. Необходимо рассмотреть возможность прекращения правовой охраны товарного знака третьего лица

В том случае, если третье лицо недобросовестно зарегистрировало ваш бренд в качестве товарного знака на свое имя, существуют действенные правовые механизмы для аннулирования такой регистрации.

Так, в данной ситуации можно обратиться в Палату по патентным спорам с возражением против предоставления правовой охраны такого товарного знака на основании части 3 статьи 1483 ГК РФ, запрещающей регистрировать товарные знаки, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В таком случае необходимо доказать, что спорное обозначение продолжительное время интенсивно использовалось вами и приобрело определенную известность в глазах потребителей в связи с вашей компанией, а, следовательно, его использование третьим лицом будет вводить потребителей в заблуждение касательно изготовителя товаров.

В качестве доказательства интенсивности использования обозначения и его известности потребителям могут служить рекламные материалы, информация о затратах на рекламу, информация о количестве продаж, социологические опросы, информация об участии в выставках, ярмарках, информация о дистрибьюторах и местах продажи товаров. Также, к примеру, возможно представить в суд распечатки страниц с результатами поиска по данному обозначению в крупнейших поисковых системах, конечно, только в том случае, если первые результаты поисковой выдачи относятся к вам.

Если в качестве товарного знака зарегистрирован логотип, то возможно рассмотреть возможность применения пунктов 9 и 10 статьи 1483 ГК РФ, запрещающих регистрировать в качестве товарных знаков обозначения идентичные или сходные до степени смешения с чужими объектами авторского права.

Возможен и другой путь – обращение в антимонопольный орган или суд с заявлением о том, что регистрация спорного товарного знака является недобросовестной конкуренцией, что запрещается статьей 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции».

Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

Тем не менее, несмотря на существующие механизмы противодействия недобросовестной регистрации товарного знака третьими лицами, наиболее грамотной стратегией является своевременная регистрация бренда в качестве товарного знака на свое имя. Тем более что временные и финансовые средства, затраченные на регистрацию товарного знака, значительно ниже тех средств, которые придется затратить на разбирательства, в том случае, если промедление с регистрацией привело к его недобросовестной регистрации третьими лицами.

Высказанные в данной статье суждения являются личным мнением автора и могут не совпадать с официальной позицией Hogan Lovells CIS.